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被告应对原告专利侵权起诉的方法
时间:2017-11-08 21:37 作者:邱戈龙
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙
【案件来源】无讼案例网
【关键词】专利、侵权、抗辩
【摘要】随着知识产权观念的日益深入人心，专利申请的数量在节节高升，伴随而来的专利侵权纠纷也日渐增多。同其他诉讼案件一样，专利侵权诉讼案件中证据也始终处于诉讼的核心地位，但专利侵权纠纷案件中的证据相比其他案件又有一定的特殊性。被告在面对原告专利侵权起诉时，被告该做出什么准备？
【基本案情】原告诉称：“整体形小青瓦”是原告的专利。被告研制的“新型多节瓦”，其主要形状特征都在原告的专利保护权范围内，侵害了原告的专利权。请求被告停止侵害，赔偿经济损失。
被告辩称：被告研制的“新型多节瓦”在造型、工艺、材质等方面，均不同于原告的“整体形小青瓦”。这是被告独立构思、自行研制的，且在原告的专利未公告时，就已申请专利，因此不存在侵权的事实。
【案件关键】对于原告起诉专利侵权，被告该如何应对？
【法院判决】一、被告立即停止转让“新型多节瓦”属于侵权的园弧形、多节状部分的技术。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，对于原告的起诉，被告有以下应对方法。
质证和举证
被告在收到专利侵权诉讼的应诉通知书后，不应该盲目的与原告协商和解，而应该分析原告提供的证据，并根据抗辩主张，收集组织对自己有利的证据。实务中被告的抗辩主张有多种，下面就根据不同的抗辩主张，分别阐述被告的质证和举证。
一、权利瑕疵抗辩
被告提出权利抗辩时，通常是对原告的主体资格、专利权的权属、专利权的效力等方面进行抗辩。
专利侵权诉讼通常是由专利权人自己发起诉讼的，但在一些专利实施许可的情况下，则由被许可人提起诉讼，在此种情形下应审查许可使用的方式，根据司法解释的规定，只有独占实施许可的被许可人可以作为原告提起诉讼，普通许可和排他许可的被许可人没有得到专利权人许可的情况下都不能作为原告提起诉讼。因此被告应审查原告是否是可以提起诉讼的被许可人。
在专利权已转让给他人后，原专利权人仍提起侵权诉讼，这种案例，在实务中也曾发生过。因此被告应提供该专利的登记薄副本，证明专利权已发生转移，原告不具备诉讼主体资格。
另外专利权可能已终止，但原告却出于竞争策略的考虑，对被告提起侵权诉讼，此种情况下，被告提供专利登记薄副本也是非常必要的。根据专利法实施细则的规定，任何人都可以向国家知识产权局申请办理授权专利的登记薄副本。被告提供专利登记薄副本没有任何法律或实务障碍，只要缴纳必要的费用即可。
更特殊的一种情况是专利权人对专利申请至专利公告授权日之间的制造销售相同产品的制造者或销售者提起诉讼，根据法律的规定，在此期间的制造或销售行为是不构成专利侵权的，对此被告也应给予必要的注意。
二、不侵权抗辩
侵权判定的基本原则是全面覆盖原则，被告抗辩不侵权的，应证明侵权产品缺少了权利要求中的必要的技术特征或侵权产品的技术特征与专利权利要求的必要技术特征实质上不同也不构成等同。要完成此项证明任务，被告只需根据原告提供的专利权利要求与侵权产品进行比较，就可得出结论，因此此种抗辩情形被告无须提供证据。
但若被告主张不侵权的理由是产品是他人假冒被告生产的，在此种情形下，法院应该如何分配举证责任呢？是由原告举证产品确实是被告生产的呢，还是由被告举证产品不是自己生产的呢？司法实务中出现不同的案例。
第三种情形是被告以禁止反悔原则主张不侵权。为了证明原告反悔，被告应举证原告在专利申请或无效过程中，向国家知识产权据或专利复审委员会的作出的意见陈述书或其他专利相关的文件中对其专利权利要求书或说明书作出了某种限缩性的解释。但在专利侵权诉讼中，原告却主张适用等同原则对被告的侵权行为作出认定，试图扩大了专利权的保护范围。而这样做对被告不利，对社会公众也不利，且不符合诚实信用的原则，因此是为专利司法所不准的。为此被告应详细的了解专利所有文档。跟前述专利登记薄副本一样，任何人都可以向国家知识产权局提出申请，请求复制专利文档。因此专利被告在收到被告的诉状后，首先要做的就是向国家知识产权局申请复制涉案专利文档。
三、公知技术（设计）抗辩
所谓公知技术（设计），是指发明、实用新型或者外观设计专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术（设计）。为此被告应提供与侵权产品采用的技术方案相同或等同记载公知技术的出版物或有确切来源、销售或使用时间的产品实物及有关的辅助凭证如产品说明书、产品图册、销售发票以及证人证言等。
四、先用权抗辩
实务中使用先用权抗辩的倒有不少，但成功者却寥寥。主要是证据不足，通常情况下被告应提供以下证据：
1、在原告专利申请日之前的设计图纸和工艺文件；
2、在原告专利申请日之前已购置的设备数量及产能的资料。
五、合同抗辩
浙江省高级人民法院民三庭的法官在一次讲座中，曾谈到一个合同抗辩的真实案例。专利权人与他人签订独占实施许可合同。但合同签订后不久，专利权人又与另一人再次签订许可实施合同。被蒙在鼓里的独占实施被许可人随后发现了普通许可的被许可人的产品流入市场，遂对普通许可的被许可人提起侵权诉讼，此时普通许可的被许可人拿出普通许可实施合同抗辩，原告无奈只好撤诉，退而向专利权人提起违约之诉。此案例就是典型的合同抗辩成功的例子。
另外一种情形是被告实施的与原告专利相同或等同的技术方案是从他人处获得许可的，在此种情形下，被告应向法庭提供许可合同，此证据虽然不能免除被告的侵权责任，但被告可申请追加转让人作为被告，以共同承担赔偿责任，避免直接承担全部侵权责任。
六、侵权获利低于原告请求赔偿金额的抗辩
原告在提起侵权诉讼时，较多的依据专利许可使用费作为侵权赔偿数额的依据或者以法定赔偿50万元的上限作为赔偿的依据。若被告的侵权成立，但获利明显低于原告的主张时，被告可以以自己侵权获利的数额对原告提出的过高的赔偿数额进行抗辩。为此被告应提供有公信力的财务审计报告，证明自己的获利状况。同时也可提供其他辅助证据，如公司的营业执照等证明成立日期至发生侵权行为之间的时间较短等证据，以进一步减轻自己的赔偿责任。
七、合法来源抗辩
根据专利法第63条第2款的规定，为生产经营的目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明产品合法来源的，不承担赔偿责任。因此此条为被告提供了较好的法定抗辩根据，被告应充分利用。为此被告应提供确切的合法来源的证据，如买卖合同、租赁合同、发票、运输单据以及其他证明交易合法成立的所有证据，同时被告可提供其他相关证据，如封存的样品，产品的图片等，以免被告在前述证据的关联性方面提出异议。
具体到本案，被告主张的是不侵权抗辩。但是，被告有两项新技术的实践，有赖于原告“整体形小青瓦”实用新型的实施。所以，被告的“新型多节瓦”主要形状特征部分侵权的事实，不能因此否定。依照专利法第九条规定的“最先申请”原则，被告以其申请专利的时间，早于原告专利公告的时间，辩解自己没有侵权的理由不能成立。
(更多案例解读敬请关注www.itscourt.com 邱戈龙尖端知识产权律师)
【案件来源】无讼案例网
【关键词】专利、侵权、抗辩
【摘要】随着知识产权观念的日益深入人心，专利申请的数量在节节高升，伴随而来的专利侵权纠纷也日渐增多。同其他诉讼案件一样，专利侵权诉讼案件中证据也始终处于诉讼的核心地位，但专利侵权纠纷案件中的证据相比其他案件又有一定的特殊性。被告在面对原告专利侵权起诉时，被告该做出什么准备？
【基本案情】原告诉称：“整体形小青瓦”是原告的专利。被告研制的“新型多节瓦”，其主要形状特征都在原告的专利保护权范围内，侵害了原告的专利权。请求被告停止侵害，赔偿经济损失。
被告辩称：被告研制的“新型多节瓦”在造型、工艺、材质等方面，均不同于原告的“整体形小青瓦”。这是被告独立构思、自行研制的，且在原告的专利未公告时，就已申请专利，因此不存在侵权的事实。
【案件关键】对于原告起诉专利侵权，被告该如何应对？
【法院判决】一、被告立即停止转让“新型多节瓦”属于侵权的园弧形、多节状部分的技术。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，对于原告的起诉，被告有以下应对方法。
质证和举证
被告在收到专利侵权诉讼的应诉通知书后，不应该盲目的与原告协商和解，而应该分析原告提供的证据，并根据抗辩主张，收集组织对自己有利的证据。实务中被告的抗辩主张有多种，下面就根据不同的抗辩主张，分别阐述被告的质证和举证。
一、权利瑕疵抗辩
被告提出权利抗辩时，通常是对原告的主体资格、专利权的权属、专利权的效力等方面进行抗辩。
专利侵权诉讼通常是由专利权人自己发起诉讼的，但在一些专利实施许可的情况下，则由被许可人提起诉讼，在此种情形下应审查许可使用的方式，根据司法解释的规定，只有独占实施许可的被许可人可以作为原告提起诉讼，普通许可和排他许可的被许可人没有得到专利权人许可的情况下都不能作为原告提起诉讼。因此被告应审查原告是否是可以提起诉讼的被许可人。
在专利权已转让给他人后，原专利权人仍提起侵权诉讼，这种案例，在实务中也曾发生过。因此被告应提供该专利的登记薄副本，证明专利权已发生转移，原告不具备诉讼主体资格。
另外专利权可能已终止，但原告却出于竞争策略的考虑，对被告提起侵权诉讼，此种情况下，被告提供专利登记薄副本也是非常必要的。根据专利法实施细则的规定，任何人都可以向国家知识产权局申请办理授权专利的登记薄副本。被告提供专利登记薄副本没有任何法律或实务障碍，只要缴纳必要的费用即可。
更特殊的一种情况是专利权人对专利申请至专利公告授权日之间的制造销售相同产品的制造者或销售者提起诉讼，根据法律的规定，在此期间的制造或销售行为是不构成专利侵权的，对此被告也应给予必要的注意。
二、不侵权抗辩
侵权判定的基本原则是全面覆盖原则，被告抗辩不侵权的，应证明侵权产品缺少了权利要求中的必要的技术特征或侵权产品的技术特征与专利权利要求的必要技术特征实质上不同也不构成等同。要完成此项证明任务，被告只需根据原告提供的专利权利要求与侵权产品进行比较，就可得出结论，因此此种抗辩情形被告无须提供证据。
但若被告主张不侵权的理由是产品是他人假冒被告生产的，在此种情形下，法院应该如何分配举证责任呢？是由原告举证产品确实是被告生产的呢，还是由被告举证产品不是自己生产的呢？司法实务中出现不同的案例。
第三种情形是被告以禁止反悔原则主张不侵权。为了证明原告反悔，被告应举证原告在专利申请或无效过程中，向国家知识产权据或专利复审委员会的作出的意见陈述书或其他专利相关的文件中对其专利权利要求书或说明书作出了某种限缩性的解释。但在专利侵权诉讼中，原告却主张适用等同原则对被告的侵权行为作出认定，试图扩大了专利权的保护范围。而这样做对被告不利，对社会公众也不利，且不符合诚实信用的原则，因此是为专利司法所不准的。为此被告应详细的了解专利所有文档。跟前述专利登记薄副本一样，任何人都可以向国家知识产权局提出申请，请求复制专利文档。因此专利被告在收到被告的诉状后，首先要做的就是向国家知识产权局申请复制涉案专利文档。
三、公知技术（设计）抗辩
所谓公知技术（设计），是指发明、实用新型或者外观设计专利申请日以前在国内外出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术（设计）。为此被告应提供与侵权产品采用的技术方案相同或等同记载公知技术的出版物或有确切来源、销售或使用时间的产品实物及有关的辅助凭证如产品说明书、产品图册、销售发票以及证人证言等。
四、先用权抗辩
实务中使用先用权抗辩的倒有不少，但成功者却寥寥。主要是证据不足，通常情况下被告应提供以下证据：
1、在原告专利申请日之前的设计图纸和工艺文件；
2、在原告专利申请日之前已购置的设备数量及产能的资料。
五、合同抗辩
浙江省高级人民法院民三庭的法官在一次讲座中，曾谈到一个合同抗辩的真实案例。专利权人与他人签订独占实施许可合同。但合同签订后不久，专利权人又与另一人再次签订许可实施合同。被蒙在鼓里的独占实施被许可人随后发现了普通许可的被许可人的产品流入市场，遂对普通许可的被许可人提起侵权诉讼，此时普通许可的被许可人拿出普通许可实施合同抗辩，原告无奈只好撤诉，退而向专利权人提起违约之诉。此案例就是典型的合同抗辩成功的例子。
另外一种情形是被告实施的与原告专利相同或等同的技术方案是从他人处获得许可的，在此种情形下，被告应向法庭提供许可合同，此证据虽然不能免除被告的侵权责任，但被告可申请追加转让人作为被告，以共同承担赔偿责任，避免直接承担全部侵权责任。
六、侵权获利低于原告请求赔偿金额的抗辩
原告在提起侵权诉讼时，较多的依据专利许可使用费作为侵权赔偿数额的依据或者以法定赔偿50万元的上限作为赔偿的依据。若被告的侵权成立，但获利明显低于原告的主张时，被告可以以自己侵权获利的数额对原告提出的过高的赔偿数额进行抗辩。为此被告应提供有公信力的财务审计报告，证明自己的获利状况。同时也可提供其他辅助证据，如公司的营业执照等证明成立日期至发生侵权行为之间的时间较短等证据，以进一步减轻自己的赔偿责任。
七、合法来源抗辩
根据专利法第63条第2款的规定，为生产经营的目的使用或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，能证明产品合法来源的，不承担赔偿责任。因此此条为被告提供了较好的法定抗辩根据，被告应充分利用。为此被告应提供确切的合法来源的证据，如买卖合同、租赁合同、发票、运输单据以及其他证明交易合法成立的所有证据，同时被告可提供其他相关证据，如封存的样品，产品的图片等，以免被告在前述证据的关联性方面提出异议。
具体到本案，被告主张的是不侵权抗辩。但是，被告有两项新技术的实践，有赖于原告“整体形小青瓦”实用新型的实施。所以，被告的“新型多节瓦”主要形状特征部分侵权的事实，不能因此否定。依照专利法第九条规定的“最先申请”原则，被告以其申请专利的时间，早于原告专利公告的时间，辩解自己没有侵权的理由不能成立。
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