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专利侵权抗辩策略（四）—抵触申请
时间:2017-11-08 21:48 作者:邱戈龙
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙
【案件来源】最高人民法院 再审 （2015）民申字第188号
【关键词】抵触申请、侵权、抗辩
【摘要】抵触申请的适用主要是在发明与实用新型专利在专利授权审查阶段，在先申请对其构成抵触申请的，使在后申请的技术方案散失了新颖性，从而，专利局做出不予授予专利权的决定。那么在专利侵权纠纷诉讼案件中，被控方能否引用抵触申请进行不侵权抗辩呢？法律对此并没有相关的规定。
【基本案情】再审申请人BS公司因与被申请人CJ侵害实用新型专利权纠纷一案，不服浙江省高级人民法院(20XX)浙知终字第2X号民事判决，向最高人民法院申请再审。
再审申请人称：二审判决对再审申请人提出的抵触申请抗辩不予支持错误。1.申请号为20112015756XX、名称为”用于手压式旋转拖的拖把底盘和脱水桶”实用新型专利（以下简称568专利）的申请日在涉案专利申请日之前，公开日在涉案专利申请日之后，构成涉案专利的抵触申请。涉案专利与568专利相比，除增加了拖把杆的具体结构外，其他技术特征完全相同。2.568专利中明确提及专利文献CN201755206U（以下简称206专利），206专利中的拖把杆结构应视为已被568专利公开。3.再审申请人向二审法院提交了17份中国专利，足以证明涉案专利中的拖把杆结构是本领域的公知常识，涉案专利属于公知常识和抵触申请的结合。4.抵触申请能够损害涉案专利的新颖性，并导致涉案专利不能获得授权，与现有技术性质相同。因此，再审申请人实施抵触申请的，不构成侵犯涉案专利权。二审法院应当参照适用现有技术抗辩的相关法律规定进行审理。博生公司请求本院：撤销二审判决，改判驳回被申请人的全部诉讼请求。
【法院判决】驳回BS公司的再审申请。
【个人评析】本案中，568专利的申请日2011年5月17日在涉案专利的申请日之前，授权公告日2011年12月7日在涉案专利的申请日之后，依法可以构成涉案专利的抵触申请。
但是问题就在于能否以抵触申请作为抗辩理由，进行不侵权抗辩，法律对此并没有相关的规定。
对此最高人民法院的意见是，由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性。因此，如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请亦不应被授予专利权，相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由，主张未侵犯涉案专利权的，人民法院可以参照适用专利法第六十二条、侵犯专利司法解释第十四条等有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩进行认定。
由以上可知，最高人民法院对该问题是持肯定态度的，但必须参照适用专利法第六十二条、侵犯专利司法解释第十四条等有关现有技术抗辩的规定。
值得注意的是，抵触申请只能对涉案专利进行新颖性的判断，不能对其创造性进行判断，并且只能以抵触申请单独进行抗辩，即不能以抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的。在此基础上，只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。
在本案中，将被诉侵权产品中的各项技术特征与568专利，以及视为在568专利中公开的206专利中的拖把杆结构（以下统称为568专利公开的技术内容）进行对比，其中没有公开被诉侵权产品中的技术特征”拖把杆包括内杆和外杆”、”内外杆间相互套接”。因此，被诉侵权产品的技术方案并未被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请具有新颖性。因此，再审申请人的抵触申请抗辩主张不能成立。
(更多案例解读敬请关注www.itscourt.com 尖端知识产权专家)
【案件来源】最高人民法院 再审 （2015）民申字第188号
【关键词】抵触申请、侵权、抗辩
【摘要】抵触申请的适用主要是在发明与实用新型专利在专利授权审查阶段，在先申请对其构成抵触申请的，使在后申请的技术方案散失了新颖性，从而，专利局做出不予授予专利权的决定。那么在专利侵权纠纷诉讼案件中，被控方能否引用抵触申请进行不侵权抗辩呢？法律对此并没有相关的规定。
【基本案情】再审申请人BS公司因与被申请人CJ侵害实用新型专利权纠纷一案，不服浙江省高级人民法院(20XX)浙知终字第2X号民事判决，向最高人民法院申请再审。
再审申请人称：二审判决对再审申请人提出的抵触申请抗辩不予支持错误。1.申请号为20112015756XX、名称为”用于手压式旋转拖的拖把底盘和脱水桶”实用新型专利（以下简称568专利）的申请日在涉案专利申请日之前，公开日在涉案专利申请日之后，构成涉案专利的抵触申请。涉案专利与568专利相比，除增加了拖把杆的具体结构外，其他技术特征完全相同。2.568专利中明确提及专利文献CN201755206U（以下简称206专利），206专利中的拖把杆结构应视为已被568专利公开。3.再审申请人向二审法院提交了17份中国专利，足以证明涉案专利中的拖把杆结构是本领域的公知常识，涉案专利属于公知常识和抵触申请的结合。4.抵触申请能够损害涉案专利的新颖性，并导致涉案专利不能获得授权，与现有技术性质相同。因此，再审申请人实施抵触申请的，不构成侵犯涉案专利权。二审法院应当参照适用现有技术抗辩的相关法律规定进行审理。博生公司请求本院：撤销二审判决，改判驳回被申请人的全部诉讼请求。
【法院判决】驳回BS公司的再审申请。
【个人评析】本案中，568专利的申请日2011年5月17日在涉案专利的申请日之前，授权公告日2011年12月7日在涉案专利的申请日之后，依法可以构成涉案专利的抵触申请。
但是问题就在于能否以抵触申请作为抗辩理由，进行不侵权抗辩，法律对此并没有相关的规定。
对此最高人民法院的意见是，由于抵触申请与现有技术均可以用于评价涉案专利的新颖性。因此，如果被诉侵权技术方案已被抵触申请公开，则相较于抵触申请亦不应被授予专利权，相应地也不应被纳入涉案专利权的保护范围。因此，被诉侵权人以其实施的技术属于抵触申请为由，主张未侵犯涉案专利权的，人民法院可以参照适用专利法第六十二条、侵犯专利司法解释第十四条等有关现有技术抗辩的规定，对抵触申请抗辩进行认定。
由以上可知，最高人民法院对该问题是持肯定态度的，但必须参照适用专利法第六十二条、侵犯专利司法解释第十四条等有关现有技术抗辩的规定。
值得注意的是，抵触申请只能对涉案专利进行新颖性的判断，不能对其创造性进行判断，并且只能以抵触申请单独进行抗辩，即不能以抵触申请与现有技术或者公知常识结合后进行抗辩的。在此基础上，只有在被诉侵权技术方案的各项技术特征均已被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请不具有新颖性时，才可以认定抵触申请抗辩成立。
在本案中，将被诉侵权产品中的各项技术特征与568专利，以及视为在568专利中公开的206专利中的拖把杆结构（以下统称为568专利公开的技术内容）进行对比，其中没有公开被诉侵权产品中的技术特征”拖把杆包括内杆和外杆”、”内外杆间相互套接”。因此，被诉侵权产品的技术方案并未被抵触申请单独、完整地公开，相对于抵触申请具有新颖性。因此，再审申请人的抵触申请抗辩主张不能成立。
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