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捐献与意图限定原则
时间:2017-11-08 21:38 作者:admin
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙
【案件来源】（2006）湘高法民三终字第29号
【关键词】专利侵权、捐献、意图限定原则
【摘要】捐献原则和意图限定原则都有一旦放弃就禁止反悔的意思，或许可以视为广义的禁止反悔原则的一部分。捐献原则实质上是对等同原则适用的一种限制，是因为考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。
【基本案情】1995年2月9日，MWC向国家专利局申请了“前沿感应限流尖端放电灭雷”发明专利。1998年10月3日，国家专利局经实质审查后，授予MWC发明专利权，并予以公告，专利号为ZL9510181XX。该发明专利的独立权利在权利要求书中表述为：本发明涉及避雷设备，特别是前沿感应限流尖端放电灭雷，由方位灭雷锥、壳骨架、静电感应金属壳体、金属支杆、金属支架、支持基体、引下线和接地极体等部分组成，其特征是内腔有壳骨架支持着的静电感应金属壳体是封闭金属壳体，在竖直方向的投影面积有0.1-30m2，而在任何横向的投影面积有0.05-20m2，组成封闭金属壳体的各个空间曲面交界的园角半径大于R10；长度在0.2-4M之间的方位灭雷锥是金属锥体凸出于封闭金属壳体的外表而且有规律地分布着，锥体底部固定联接在封闭金属壳体上而锥尖外指，数量不少于4枚，不超过40枚；金属支杆上接封闭金属壳体的底部而下接限流器、引下线、接地极体。避雷设备特征在于封闭金属壳体是球形，投影面积有0.05－20m2。避雷设备特征还在于封闭金属壳体是蛋形，在竖直方向的投影面积有0.1－30m2，在任何横向投影面积有0.05－20m2。2001年9月25日，湖南省环境保护局与湖南省防雷中心签订了一份合同，湖南省环境保护局委托湖南省防雷中心制作安装湖南省环境保护局信息中心防雷工程，工程造价为49800元，工程内容为防直击雷部分、防感应雷部分、等电位网络系统，由一根?25mm不锈钢避雷针、300mm不锈钢金属球组成，不锈钢避雷针与不锈钢金属球连接，雷电的泄流部分连接在原建筑物固有的接地体上。从外观上看，该避雷针仅有一根传统的避雷针和一个?300mm不锈钢金属球。另查明，MWC为制止涉嫌侵权而支出的合理费用为468元。
【争议焦点】对于捐献原则的认定。
【法院判决】驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费1000元，由上诉人MWC承担。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，最高人民法院司法解释明确了捐献原则：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”这一原则所适用的常见情形是申请人在说明书中明确列举了多种可行的技术方案的实施例，但是各自的效果有所差异。权利要求书仅仅覆盖部分技术效果较好的方案。这时候，申请人被视为抛弃了说明书中提到的技术效果不够满意的技术方案。事后，法院会拒绝专利权人利用等同原则来覆盖说明书中提到的效果较差的技术方案。
与捐献原则接近的一种规则是所谓的“意图限定”或“意识限定”原则。后者是指权利人在其权利要求中适用非常明确的限定性语言界定保护范围，给社会公众传达的信息是在该范围之外，权利人不会主张权利。如果专利权人试图通过等同原则的适用将专利保护范围延伸到明确界定的范围之外，则应当被禁止。
根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。由于本案所涉专利在叙述灭雷针的技术特征时，明确使用了“不少于4枚，不超过40枚”这种界线非常清楚的限定词，说明书也明确记载灭雷锥的数量“不允许少于4枚，但多也不宜超过40枚”，因此，在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。否则，就等于从独立权利要求中删去了“不少于4枚，不超过40枚”，导致专利权范围不合理的扩大。故少于4枚或多于40枚灭雷锥的结构应被排除在专利保护范围之外。显然，上诉人在申请专利时已在权利要求中放弃了对于4枚以下或40枚以上数量的灭雷锥要求，而在请求专利保护时，又要求对他自己已排除在保护之外的技术特征进行保护，违反了诚实信用原则，人民法院应不予支持。同时，从涉案专利发明的目的和方法进行分析，本案专利中灭雷锥数量的不同，不能简单地认为只是数量的差异，而是直接影响避雷设备的避雷能力和避雷效果，应当认为，仅有一根传统避雷针的避雷设备所达到的避雷效果与有“不少于4枚，不超过40枚”灭雷锥的避雷设备所达到的避雷效果是不同的。况且，被控侵权产品所使用的金属球体中没有壳骨架，竖向避雷针直接贯穿金属球体，与专利权利要求书中所述“封闭金属壳体有壳骨架支撑”的技术特征也有不同。由此可以认定，被控侵权产品在金属球体上使用一根避雷针不属于涉案专利相应技术特征的等同替代，被控侵权产品的技术特征没有落入涉案专利权的保护范围。
【案件来源】（2006）湘高法民三终字第29号
【关键词】专利侵权、捐献、意图限定原则
【摘要】捐献原则和意图限定原则都有一旦放弃就禁止反悔的意思，或许可以视为广义的禁止反悔原则的一部分。捐献原则实质上是对等同原则适用的一种限制，是因为考虑到以下情形：专利申请人有时为了容易获得授权，权利要求采用比较下位的概念，而说明书及附图又对其扩张解释。专利权人在侵权诉讼中主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。
【基本案情】1995年2月9日，MWC向国家专利局申请了“前沿感应限流尖端放电灭雷”发明专利。1998年10月3日，国家专利局经实质审查后，授予MWC发明专利权，并予以公告，专利号为ZL9510181XX。该发明专利的独立权利在权利要求书中表述为：本发明涉及避雷设备，特别是前沿感应限流尖端放电灭雷，由方位灭雷锥、壳骨架、静电感应金属壳体、金属支杆、金属支架、支持基体、引下线和接地极体等部分组成，其特征是内腔有壳骨架支持着的静电感应金属壳体是封闭金属壳体，在竖直方向的投影面积有0.1-30m2，而在任何横向的投影面积有0.05-20m2，组成封闭金属壳体的各个空间曲面交界的园角半径大于R10；长度在0.2-4M之间的方位灭雷锥是金属锥体凸出于封闭金属壳体的外表而且有规律地分布着，锥体底部固定联接在封闭金属壳体上而锥尖外指，数量不少于4枚，不超过40枚；金属支杆上接封闭金属壳体的底部而下接限流器、引下线、接地极体。避雷设备特征在于封闭金属壳体是球形，投影面积有0.05－20m2。避雷设备特征还在于封闭金属壳体是蛋形，在竖直方向的投影面积有0.1－30m2，在任何横向投影面积有0.05－20m2。2001年9月25日，湖南省环境保护局与湖南省防雷中心签订了一份合同，湖南省环境保护局委托湖南省防雷中心制作安装湖南省环境保护局信息中心防雷工程，工程造价为49800元，工程内容为防直击雷部分、防感应雷部分、等电位网络系统，由一根?25mm不锈钢避雷针、300mm不锈钢金属球组成，不锈钢避雷针与不锈钢金属球连接，雷电的泄流部分连接在原建筑物固有的接地体上。从外观上看，该避雷针仅有一根传统的避雷针和一个?300mm不锈钢金属球。另查明，MWC为制止涉嫌侵权而支出的合理费用为468元。
【争议焦点】对于捐献原则的认定。
【法院判决】驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费1000元，由上诉人MWC承担。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，最高人民法院司法解释明确了捐献原则：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”这一原则所适用的常见情形是申请人在说明书中明确列举了多种可行的技术方案的实施例，但是各自的效果有所差异。权利要求书仅仅覆盖部分技术效果较好的方案。这时候，申请人被视为抛弃了说明书中提到的技术效果不够满意的技术方案。事后，法院会拒绝专利权人利用等同原则来覆盖说明书中提到的效果较差的技术方案。
与捐献原则接近的一种规则是所谓的“意图限定”或“意识限定”原则。后者是指权利人在其权利要求中适用非常明确的限定性语言界定保护范围，给社会公众传达的信息是在该范围之外，权利人不会主张权利。如果专利权人试图通过等同原则的适用将专利保护范围延伸到明确界定的范围之外，则应当被禁止。
根据《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。由于本案所涉专利在叙述灭雷针的技术特征时，明确使用了“不少于4枚，不超过40枚”这种界线非常清楚的限定词，说明书也明确记载灭雷锥的数量“不允许少于4枚，但多也不宜超过40枚”，因此，在解释权利要求时，不应突破这一明确的限定条件。否则，就等于从独立权利要求中删去了“不少于4枚，不超过40枚”，导致专利权范围不合理的扩大。故少于4枚或多于40枚灭雷锥的结构应被排除在专利保护范围之外。显然，上诉人在申请专利时已在权利要求中放弃了对于4枚以下或40枚以上数量的灭雷锥要求，而在请求专利保护时，又要求对他自己已排除在保护之外的技术特征进行保护，违反了诚实信用原则，人民法院应不予支持。同时，从涉案专利发明的目的和方法进行分析，本案专利中灭雷锥数量的不同，不能简单地认为只是数量的差异，而是直接影响避雷设备的避雷能力和避雷效果，应当认为，仅有一根传统避雷针的避雷设备所达到的避雷效果与有“不少于4枚，不超过40枚”灭雷锥的避雷设备所达到的避雷效果是不同的。况且，被控侵权产品所使用的金属球体中没有壳骨架，竖向避雷针直接贯穿金属球体，与专利权利要求书中所述“封闭金属壳体有壳骨架支撑”的技术特征也有不同。由此可以认定，被控侵权产品在金属球体上使用一根避雷针不属于涉案专利相应技术特征的等同替代，被控侵权产品的技术特征没有落入涉案专利权的保护范围。
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