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员工离开老东家后，另申请专利，老东家如何维权？
时间:2017-11-08 21:36 作者:邱戈龙
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙
【案件来源】（2015）沪知民初字第388号
【关键词】职务发明、专利、相同
【摘要】自家的原技术员工参与了新产品的研发，研发成功后，该员工辞职，对该研发技术方案进行了另外改造，并想国家知识产权局申请专利，使自家的该产品市场份额与市场竞争力严重下降，那么该如何维护自身的合法权益呢？
【基本案情】原告诉称：2012年3月9日至2013年3月8日期间，被告在原告处工作，负责设计制作，其本职工作之一系设计制作锁紧装置和LED屏箱体。被告在原告处一直工作至2015年5月5日，在递交辞职信时口头提出，希望原告同意被告申请的专利归属被告。原告由此才知晓被告于2012年12月1日擅自将被告参与原告的专利技术方案设计时曾研议的技术方案申请了名称为“导向定位锁扣”的发明专利，申请号为XXXXXXXXXXXX.6。原告拒绝被告的要求并要求被告将涉案发明专利的申请人变更为原告，被告未予配合。据此，原告认为涉案发明专利系被告在原告处承担本职工作中完成的发明创造，其解决的技术问题也与其本职工作紧密相关，且属于同一技术领域，故涉案发明专利系职务发明，遂诉至法院请求判令：1、确认XXXXXXXXXXXX.6号“导向定位锁扣”发明专利申请权归原告所有；2、被告承担本案的律师费、诉讼费等相关费用。
被告辩称：被告在原告处实际工作至2015年5月19日，本职工作为显示屏设计。被告工作期间没有参与原告XXXXXXXXXXXX.4号“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”发明专利申请的设计工作；原告该发明专利申请与被告涉案的发明专利申请的设计原理相比较，原告采用的是简易杠杆机构加齿轮齿条机构，被告采用的是四杆机构加曲柄滑块机构，系完全不同的技术方案；被告的涉案发明专利申请不是执行原告的工作任务完成的，不在被告本职工作范围内，被告也没有利用原告的物质技术条件，因此不是职务发明。
【争议焦点】名称为“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”发明专利是否为职务发明。
【法院判决】一、名称为“导向定位锁扣”(申请号：XXXXXXXXXXXX.6)发明专利申请权归原告DC公司所有；二、驳回原告DC公司的其余诉讼请求。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，《专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。根据该条的规定，认定被告所申请的专利是属于原告的技术，原告应该证明两点：第一，被告申请的名称为“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”发明专利是与原告所主张的技术方案是相同或等同的；第二，原告主张的技术方案是属于被告在原告工作的时候时，研发出来的，该技术方案属于职务发明。
在本案中，首先，从被告2012年12月1日申请的“导向定位锁扣”的发明专利的摘要、说明书中记载的背景技术、要解决的技术问题等内容可以看出，该专利与原告之前申请的申请号为XXXXXXXXXXXX.4“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”的发明专利均是属于锁紧连接装置的技术方案，所要解决的技术问题相同，均是提供操作便捷、精准对齐的锁紧连接装置。
第二，被告之间的劳动合同载明被告的工作内容为设计，被告提供的原告出具的离职证明中记载被告在原告处担任设计部技术主管岗位。另外，被告于2012年8月1日、9月3日向原告发送的邮件分别附有原告2012年9月6日申请的申请号为XXXXXXXXXXXX.4“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”的发明专利的三维立体图和专利附图。可见，被告在原告处的工作是设计，并参与了原告对锁紧连接装置技术方案的研发设计。
因此，被告申请的“导向定位锁扣”的发明专利与其在原告处的关于设计锁紧连接装置的本职工作部分相同，应当认定系被告在本职工作中作出的发明创造，属于执行本单位的任务所作出的发明创造，属于我国专利法所规定的职务发明。
通过上述原告企业成功维权的案例中，我们可以得出在离职员工的工作中，企业应当保持相当的注意，第一，在签订劳动合同中，对该员工参与的技术研发的相关内容，应当做出具体的规定；第二，在员工的离职手续中，也应当注意声明，该员工参与的技术研发的成果属于职务发明。
(更多案例解读敬请关注www.itscourt.com 邱戈龙尖端知识产权律师)
【案件来源】（2015）沪知民初字第388号
【关键词】职务发明、专利、相同
【摘要】自家的原技术员工参与了新产品的研发，研发成功后，该员工辞职，对该研发技术方案进行了另外改造，并想国家知识产权局申请专利，使自家的该产品市场份额与市场竞争力严重下降，那么该如何维护自身的合法权益呢？
【基本案情】原告诉称：2012年3月9日至2013年3月8日期间，被告在原告处工作，负责设计制作，其本职工作之一系设计制作锁紧装置和LED屏箱体。被告在原告处一直工作至2015年5月5日，在递交辞职信时口头提出，希望原告同意被告申请的专利归属被告。原告由此才知晓被告于2012年12月1日擅自将被告参与原告的专利技术方案设计时曾研议的技术方案申请了名称为“导向定位锁扣”的发明专利，申请号为XXXXXXXXXXXX.6。原告拒绝被告的要求并要求被告将涉案发明专利的申请人变更为原告，被告未予配合。据此，原告认为涉案发明专利系被告在原告处承担本职工作中完成的发明创造，其解决的技术问题也与其本职工作紧密相关，且属于同一技术领域，故涉案发明专利系职务发明，遂诉至法院请求判令：1、确认XXXXXXXXXXXX.6号“导向定位锁扣”发明专利申请权归原告所有；2、被告承担本案的律师费、诉讼费等相关费用。
被告辩称：被告在原告处实际工作至2015年5月19日，本职工作为显示屏设计。被告工作期间没有参与原告XXXXXXXXXXXX.4号“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”发明专利申请的设计工作；原告该发明专利申请与被告涉案的发明专利申请的设计原理相比较，原告采用的是简易杠杆机构加齿轮齿条机构，被告采用的是四杆机构加曲柄滑块机构，系完全不同的技术方案；被告的涉案发明专利申请不是执行原告的工作任务完成的，不在被告本职工作范围内，被告也没有利用原告的物质技术条件，因此不是职务发明。
【争议焦点】名称为“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”发明专利是否为职务发明。
【法院判决】一、名称为“导向定位锁扣”(申请号：XXXXXXXXXXXX.6)发明专利申请权归原告DC公司所有；二、驳回原告DC公司的其余诉讼请求。
【律师点评】专业处理专利案件的广东长昊律师事务所的首席法务官邱戈龙认为，《专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。根据该条的规定，认定被告所申请的专利是属于原告的技术，原告应该证明两点：第一，被告申请的名称为“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”发明专利是与原告所主张的技术方案是相同或等同的；第二，原告主张的技术方案是属于被告在原告工作的时候时，研发出来的，该技术方案属于职务发明。
在本案中，首先，从被告2012年12月1日申请的“导向定位锁扣”的发明专利的摘要、说明书中记载的背景技术、要解决的技术问题等内容可以看出，该专利与原告之前申请的申请号为XXXXXXXXXXXX.4“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”的发明专利均是属于锁紧连接装置的技术方案，所要解决的技术问题相同，均是提供操作便捷、精准对齐的锁紧连接装置。
第二，被告之间的劳动合同载明被告的工作内容为设计，被告提供的原告出具的离职证明中记载被告在原告处担任设计部技术主管岗位。另外，被告于2012年8月1日、9月3日向原告发送的邮件分别附有原告2012年9月6日申请的申请号为XXXXXXXXXXXX.4“一种锁紧连接装置、LED屏箱体和LED显示屏”的发明专利的三维立体图和专利附图。可见，被告在原告处的工作是设计，并参与了原告对锁紧连接装置技术方案的研发设计。
因此，被告申请的“导向定位锁扣”的发明专利与其在原告处的关于设计锁紧连接装置的本职工作部分相同，应当认定系被告在本职工作中作出的发明创造，属于执行本单位的任务所作出的发明创造，属于我国专利法所规定的职务发明。
通过上述原告企业成功维权的案例中，我们可以得出在离职员工的工作中，企业应当保持相当的注意，第一，在签订劳动合同中，对该员工参与的技术研发的相关内容，应当做出具体的规定；第二，在员工的离职手续中，也应当注意声明，该员工参与的技术研发的成果属于职务发明。
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