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在专利申请日之前已经使用该专利技术的，不构成侵权
时间:2017-11-08 21:31 作者:邱戈龙
【发表人】广东长昊律师事务所 邱戈龙
【关键词】专利权、先用权、侵权
【导读】先用权抗辩是指根据《专利法》六十九条第二款的规定，某项发明创造在专利申请人提出专利申请之前，如果他人已经制造了相同的产品、使用了相同的方法或者已经做好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备，则在该发明创造被授予专利权后，他人仍有权继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造，其制造和使用行为不被视为侵犯专利权。
【基本案情】2002年12月31日，王某向国家知识产权局申请名为“高强度直冷式压蔗机轴瓦”的发明专利，于2005年3月30日获得发明专利授权，专利号为ZL02154205.8，其权利要求书载明：1、一种高强度直冷式压蔗机轴瓦，包括：半圆柱面的内表面，半偏心圆柱外表面，带有凸缘的二端部，在轴瓦内部设置水冷却通道，其特征在于：在轴瓦半偏心圆柱面（5）上，在轴瓦二端部（2）、（3）的中间，设置一条由轴瓦半偏心圆柱面的一边，沿圆周向延伸到轴瓦半偏心圆柱面的另一边的凸缘（6）。2、根据权利要求1所述的高强度的直冷式压蔗机轴瓦，其特征在于：所述设置的凸缘（6）的截面可以是矩形，也可以是半圆形，梯形，三角形，或其他任何几何形状。3、根据权利要求1所述的高强度直冷式压蔗机轴瓦，其特征在于：设置的凸缘（6）为1-3条。4、根据权利要求1所述的高强度直冷式压蔗机轴瓦，其特征在于：所述轴瓦凸缘（6）的高度从轴瓦两边开口处的表面沿径向底部延伸10mm-15mm。5、根据权利要求1所述的高强度直冷式压蔗机轴瓦，其特征在于所述凸缘的宽度为15mm开始，至由轴瓦的一端延伸到轴瓦的另一端，在轴瓦外表面上形成一个矩形的表面（7）。在诉讼过程中，Z公司于2010年4月19日向专利复审委员会申请宣告王某的专利权无效，专利复审委员会于2010年11月10日作出维持专利权有效的决定。本案中，王某主张以权利要求1--3确定其专利权的保护范围。2005年4月8日，王某与X公司签订一份《专利无偿许可协议书》，将涉案专利以普通许可方式无偿许可给X公司实施，期限20年。2007年，Z公司开始将被控侵权产品销往A公司、B集团、C集团、D集团。在审理过程中，王某与X公司、Z公司和A公司一致确认，Z公司生产销售给A公司、B集团、C集团、D集团（共4条生产线，每条生产线5台座机，每台座机6块轴瓦）120块被控侵权产品，生产销售给D集团（凤凰糖厂1条生产线）10块被控侵权产品。
在审理过程中，经将专利技术方案和被诉侵权技术方案划分为相应的四个技术特征进行一一对比，Z公司确认所有四个技术特征均相同或等同。
【法院判决】驳回上诉，维持原判。二审案件受理费18705元（知新公司已预交），由王孝忠和知新公司负担。
【律师点评】先用权抗辩的适用：
（1）取得先用权的行为条件
对于产品专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在专利申请日之前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口相同产品的行为(没有法律依据）；对于方法专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在专利申请日之前已经使用相同方法或者已经作好使用专利方法的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口（没有法律依据）依照该专利方法直接获得的产品的行为。
“作好必要准备”要求准备工作是为实施该发明创造而进行的技术性准备工作。一般性准备工作，例如购买地皮，装设水电，市场分析，配备管理人员等不能认为是作好了实施该项发明创造的必要准备。技术性准备工作，一般指完成主要技术图纸、工艺文件；或者制造、购买主要设备、原材料。
（2）先用权的信息来源
先用权人实施发明创造的信息来源必须是先用权人自己独立研究开发出来或者通过合法途径获得的。先用权的信息来源包括如下途径：①先用权人自己在发明创造申请专利前就已经通过独立研发获得发明创造的内容；②在《专利法》第二十四条规定的新颖性宽限期内，一项发明创造的发明人在中国政府主办或者承认的国际展览会上展出了其发明创造，或者在规定级别的学术会议上发表了其发明创造，先用权人直接或间接从公开的信息中获知该发明创造的内容；③专利权人在申请专利之前，将发明创造的内容告诉了先用者（学术上有争议）。
先用权人非法获得发明创造的内容，实施先用行为的，不能主张先用权抗辩。非法获得的来源既包括通过非法途径从后来申请专利的人那里获得，也包括通过非法途径从他人那里获得。非法获得的方式既包括以剽窃或者其他违法方式从他人那里获知有关发明创造，也包括获知者在合法获得信息后，违背相关保密、不予实施的约定实施发明创造的情形。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009）第15条第1款明确指出：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。”
（3）先用权的范围
先用权人必须在原有范围内制造、使用发明创造才能享有先用权抗辩。“原有范围”，包括专利申请日前已经具有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。在申请日前实际生产规模小于可以达到的生产规模的情况下，先用权人可以将实际生产规模扩大到可以达到的生产规模。当先用权人实施专利的行为超出了原有范围时，在原有范围之内的实施行为不视为侵犯专利权的行为，超出原有范围的部分实施行为属于侵犯专利权的行为。
（4）允许先用权人实施的行为
先用权人在原有范围内继续实施的行为，对产品专利权而言，包括制造、使用相同产品，还包括许诺销售、销售制造出来的产品；对方法专利权而言，包括使用相同方法，还包括销售、许诺销售、使用依照专利方法直接获得的产品。
值得注意的是，虽然《专利法》六十九条第二款规定取得先用权的行为和先用权人实施专利的行为都采用“制造、使用”这一术语，两者应该具有不同的含义。对于先用权人实施专利的行为，如果仅限于“制造、使用”专利产品，而制造出来的产品不能销售，先用权制度将形同虚设。因此，先用权人继续实施专利的行为应该扩展到销售、许诺销售，但是不应该包括进口专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，因为进口产品的行为与先用权人的先用行为并无关联。此外，先用权人不能许可他人实施有关专利，也不能单独转让先用权，先用权只能连同先用权人的企业一起转让和继承。
当先用技术在申请日之前已经使用公开，构成涉案专利的现有技术时，先用权人既可以主张先用权抗辩也可以主张现有技术抗辩，非先用权人只能主张现有技术抗辩。
(更多案例解读敬请关注www.itscourt.com 邱戈龙尖端知识产权律师)
【关键词】专利权、先用权、侵权
【导读】先用权抗辩是指根据《专利法》六十九条第二款的规定，某项发明创造在专利申请人提出专利申请之前，如果他人已经制造了相同的产品、使用了相同的方法或者已经做好了制造专利产品、使用专利方法的必要准备，则在该发明创造被授予专利权后，他人仍有权继续在原有的范围内制造或者使用该项发明创造，其制造和使用行为不被视为侵犯专利权。
【基本案情】2002年12月31日，王某向国家知识产权局申请名为“高强度直冷式压蔗机轴瓦”的发明专利，于2005年3月30日获得发明专利授权，专利号为ZL02154205.8，其权利要求书载明：1、一种高强度直冷式压蔗机轴瓦，包括：半圆柱面的内表面，半偏心圆柱外表面，带有凸缘的二端部，在轴瓦内部设置水冷却通道，其特征在于：在轴瓦半偏心圆柱面（5）上，在轴瓦二端部（2）、（3）的中间，设置一条由轴瓦半偏心圆柱面的一边，沿圆周向延伸到轴瓦半偏心圆柱面的另一边的凸缘（6）。2、根据权利要求1所述的高强度的直冷式压蔗机轴瓦，其特征在于：所述设置的凸缘（6）的截面可以是矩形，也可以是半圆形，梯形，三角形，或其他任何几何形状。3、根据权利要求1所述的高强度直冷式压蔗机轴瓦，其特征在于：设置的凸缘（6）为1-3条。4、根据权利要求1所述的高强度直冷式压蔗机轴瓦，其特征在于：所述轴瓦凸缘（6）的高度从轴瓦两边开口处的表面沿径向底部延伸10mm-15mm。5、根据权利要求1所述的高强度直冷式压蔗机轴瓦，其特征在于所述凸缘的宽度为15mm开始，至由轴瓦的一端延伸到轴瓦的另一端，在轴瓦外表面上形成一个矩形的表面（7）。在诉讼过程中，Z公司于2010年4月19日向专利复审委员会申请宣告王某的专利权无效，专利复审委员会于2010年11月10日作出维持专利权有效的决定。本案中，王某主张以权利要求1--3确定其专利权的保护范围。2005年4月8日，王某与X公司签订一份《专利无偿许可协议书》，将涉案专利以普通许可方式无偿许可给X公司实施，期限20年。2007年，Z公司开始将被控侵权产品销往A公司、B集团、C集团、D集团。在审理过程中，王某与X公司、Z公司和A公司一致确认，Z公司生产销售给A公司、B集团、C集团、D集团（共4条生产线，每条生产线5台座机，每台座机6块轴瓦）120块被控侵权产品，生产销售给D集团（凤凰糖厂1条生产线）10块被控侵权产品。
在审理过程中，经将专利技术方案和被诉侵权技术方案划分为相应的四个技术特征进行一一对比，Z公司确认所有四个技术特征均相同或等同。
【法院判决】驳回上诉，维持原判。二审案件受理费18705元（知新公司已预交），由王孝忠和知新公司负担。
【律师点评】先用权抗辩的适用：
（1）取得先用权的行为条件
对于产品专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在专利申请日之前已经制造相同产品或者已经作好制造的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口相同产品的行为(没有法律依据）；对于方法专利权而言，能够产生先用权的行为只包括在专利申请日之前已经使用相同方法或者已经作好使用专利方法的必要准备，不包括使用、许诺销售、销售、进口（没有法律依据）依照该专利方法直接获得的产品的行为。
“作好必要准备”要求准备工作是为实施该发明创造而进行的技术性准备工作。一般性准备工作，例如购买地皮，装设水电，市场分析，配备管理人员等不能认为是作好了实施该项发明创造的必要准备。技术性准备工作，一般指完成主要技术图纸、工艺文件；或者制造、购买主要设备、原材料。
（2）先用权的信息来源
先用权人实施发明创造的信息来源必须是先用权人自己独立研究开发出来或者通过合法途径获得的。先用权的信息来源包括如下途径：①先用权人自己在发明创造申请专利前就已经通过独立研发获得发明创造的内容；②在《专利法》第二十四条规定的新颖性宽限期内，一项发明创造的发明人在中国政府主办或者承认的国际展览会上展出了其发明创造，或者在规定级别的学术会议上发表了其发明创造，先用权人直接或间接从公开的信息中获知该发明创造的内容；③专利权人在申请专利之前，将发明创造的内容告诉了先用者（学术上有争议）。
先用权人非法获得发明创造的内容，实施先用行为的，不能主张先用权抗辩。非法获得的来源既包括通过非法途径从后来申请专利的人那里获得，也包括通过非法途径从他人那里获得。非法获得的方式既包括以剽窃或者其他违法方式从他人那里获知有关发明创造，也包括获知者在合法获得信息后，违背相关保密、不予实施的约定实施发明创造的情形。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2009）第15条第1款明确指出：“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。”
（3）先用权的范围
先用权人必须在原有范围内制造、使用发明创造才能享有先用权抗辩。“原有范围”，包括专利申请日前已经具有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。在申请日前实际生产规模小于可以达到的生产规模的情况下，先用权人可以将实际生产规模扩大到可以达到的生产规模。当先用权人实施专利的行为超出了原有范围时，在原有范围之内的实施行为不视为侵犯专利权的行为，超出原有范围的部分实施行为属于侵犯专利权的行为。
（4）允许先用权人实施的行为
先用权人在原有范围内继续实施的行为，对产品专利权而言，包括制造、使用相同产品，还包括许诺销售、销售制造出来的产品；对方法专利权而言，包括使用相同方法，还包括销售、许诺销售、使用依照专利方法直接获得的产品。
值得注意的是，虽然《专利法》六十九条第二款规定取得先用权的行为和先用权人实施专利的行为都采用“制造、使用”这一术语，两者应该具有不同的含义。对于先用权人实施专利的行为，如果仅限于“制造、使用”专利产品，而制造出来的产品不能销售，先用权制度将形同虚设。因此，先用权人继续实施专利的行为应该扩展到销售、许诺销售，但是不应该包括进口专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，因为进口产品的行为与先用权人的先用行为并无关联。此外，先用权人不能许可他人实施有关专利，也不能单独转让先用权，先用权只能连同先用权人的企业一起转让和继承。
当先用技术在申请日之前已经使用公开，构成涉案专利的现有技术时，先用权人既可以主张先用权抗辩也可以主张现有技术抗辩，非先用权人只能主张现有技术抗辩。
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